Перейти в личный кабинет
Онлайн-доступ в Роспатент для клиентов банка «Открытие»
СКОРО

Гайд по регистрации домена как товарного знака: зачем нужно и с чего начать

Руководство, как использовать домен для охраны интеллектуальной собственности
Главная / Блог / Гайд по регистрации домена как товарного знака: зачем нужно и с чего начать
КЛИЕНТ БАНКА ОТКРЫТИЕ?
подайте заявку онлайн
30%
скидка на пошлины
РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА
ОНЛАЙН
онлайн-доступ в Роспатент
24/7
личный кабинет для связи
Доменные войны могут коснуться любого предпринимателя, у которого есть сайт. Можно ли защитить бизнес от мошенников и конкурентов – разбираемся в статье.
Арина Ворожевич
д.ю.н., партнер «Гардиума», преподаватель МГУ, автор более 100 публикаций и книг по интеллектуальному праву

Какие риски есть у владельцев доменов

Ежемесячно в зоне .ru регистрируется почти 80 тысяч доменов. Мошенники специально занимают домены, схожие с известными брендами. Делают они это либо чтобы выгодно продать адрес сайта, либо чтобы продавать контрафакт. Годовой оборот рынка нелегальных люксовых товаров достиг 280 млрд рублей, отмечает газета «Коммерсантъ». Отчасти это связано с тем, что зарегистрировать похожий домен быстро и легко.

Другой сценарий – на владельца домена может подать в суд патентный тролль. Это мошенник, который регистрирует похожий на домен товарный знак и затем пытается у предпринимателя отобрать право на адрес сайта через суд.

Все эти риски можно снизить, если грамотно подойти к регистрации домена и защитить свою интеллектуальную собственность.

    Чем домен отличается от товарного знака

    Домен – набор символов, который нужен для адресации сайтов – проще говоря, название сайта. По своему назначению похож на товарный знак – по сути, это слово или сочетание слов, обозначающее компанию.

    Товарный знак – зарегистрированный в государственном реестре объект интеллектуальной собственности. Может быть в виде слова, набора символов, слогана, цвета, формы и т. д.
      «В российском законодательстве домен не признается интеллектуальной собственностью, пока он не зарегистрирован как товарный знак.»
      Арина Ворожевич, д.ю.н., партнер «Гардиума», преподаватель МГУ
      Как соотносятся доменное имя и товарный знак? Оба отличают одну компанию от другой, но есть существенная разница между ними:

      1. Домен не признан объектом интеллектуальной собственности в отличие от знака.
      2. Быть владельцем товарного знака могут только юрлица и ИП, а вот домен может получить любой человек.
      3. Для домена достаточно убедиться, что он свободен. А регистрация товарного знака – многоступенчатый, более дорогой и долгий процесс.

      Домен можно зарегистрировать как товарный знак – тогда название сайта становится защищенным объектом интеллектуальной собственности.
        Помимо домена предприниматель может зарегистрировать как товарный знак имя профиля в аккаунте Instagram, название группы во «Вконтакте» или хэштег и другие способы выделить товары и услуги среди конкурентов.
        Проверьте, можно ли зарегистрировать ваш домен как товарный знак.

          Зачем регистрировать домен в Роспатенте

          Представим ситуацию: предприниматель получил свидетельство на товарный знак и теперь хочет зарегистрировать доменное имя как название компании. Но оно занято конкурентом или какой-то непонятной фирмой. Что делать?

          Есть два варианта: попробовать выкупить домен у владельца или отсудить его. С выкупом вариант спорный – держатель доменного имени может выставить слишком высокую цену. А если это конкурент, он и вовсе откажется передавать адрес сайта. Или владелец может оказаться киберсквоттером, человеком который специально регистрирует домены, чтобы потом продавать его заинтересованным компаниям за крупную сумму.

          Тогда остается суд. Выиграть доменный спор в суде можно, если у предпринимателя есть аналогичный или похожий на домен товарный знак.

            Примеры из практики

            Истец: сеть отелей AHOTELS

            Сеть отелей AHOTELS из Новосибирска зарегистрировала товарный знак AHOTELS и подала в суд на «АЗИМУТ Хотелс Компания». Отельеры хотели запретить компании использовать домен ahotels.ru. Суд удовлетворил просьбу, но ответчик не согласился с решением и сначала подал апелляцию, а затем и кассационную жалобу.

            По версии «АЗИМУТ Хотелс Компания» произошел классический захват домена, когда конкурент специально регистрирует товарный знак, чтобы отобрать сайт. На момент суда компания владела доменом уже 10 лет.

            Но срок владения для суда не имел значения: суд встал на сторону обладателя товарного знака AHOTELS. «АЗИМУТ Хотелс Компания» запретили использовать доменное имя.
            Похожая ситуация произошла с индивидуальным предпринимателем, который был контрагентом компании КАМАЗ.
            Истец: ПАО «КАМАЗ»

            Индивидуальный предприниматель зарегистрировал домен www.kamazi.ru еще в 2005 году. Но спустя почти 15 лет ПАО «КАМАЗ» удалось через суд запретить бизнесмену использовать домен и электронную почту info@kamazi.ru. Довод предпринимателя о том, что он занимается другим видом деятельности, не помог, так как ПАО «КАМАЗ» – владелец общеизвестного товарного знака. В этом случае другие фирмы не имеют права использовать знак в любом из классов МКТУ.
            Как быть, если сложилась обратная ситуация: вы много лет владеете доменом. Но какая-то компания регистрирует похожий товарный знак и подает в суд, чтобы отобрать право на название сайта.

            Совет – готовиться к судебным тяжбам. Стратегия зависит от обстоятельств. Например, можно попытаться оспорить регистрацию знака, либо попробовать отстоять право на домен, если фирменное наименование зарегистрировано раньше.
            Регистрация товарного знака с гарантиями
            Защитите свой бренд с одним из лидеров IP-рынка
            Зарегистрируем знак или вернем деньги
            Поверенные с опытом работы в Роспатенте
            Скидка на пошлины 30% (от 10 000 рублей)
            Фирменное наименование – способ индивидуализации юрлица. Проще говоря, название организации, которое используется для обозначения: ООО «Счастье», ОАО «Мир».
            И еще один пример из практики.
            Истец: «Экспертный центр «Эталон»

            Компания обратилась в суд, чтобы запретить ПАО «Группа НГИ» использовать домен exp-etalon.ru. Но суд отказал истцу, потому что доменное имя не похоже на название «Экспертный центр «Эталон». Кроме того, у компаний не совпадали сферы деятельности.

            Истец: ООО «Нова»

            Компания «Нова» подала в суд на физлицо Наталью Жильцову, чтобы запретить ей использовать домен нова.рф и взыскать компенсацию 300 тысяч рублей за применение товарного знака. Но суд отклонил требование компании: владельцем сайта была писатель, и ее деятельность не была связана со сферой «Новы».
            Поэтому домен, за которым есть свидетельство товарного знака, – это гарантия безопасности бизнеса и защита от конкурентов.

            Регистрация домена в Роспатенте приносит одни плюсы

            1. Свободное использование товарного знака в доменном имени без боязни получить претензию от конкурентов.
            2. Доменное имя после регистрации будет охраняться как интеллектуальная собственность. Поэтому конкурирующим компаниям можно запретить использовать сайты с похожими доменами.
            3. Можно заблокировать контекстную рекламу страниц конкурентов.
            4. С конкурентов можно в суде взыскать компенсацию за незаконное использование обозначения.

            Но даже если получать свидетельство желания нет, все равно надо проверить домен на уникальность. Предприниматель должен быть уверен, что ничьи права не будут нарушены. Использование товарного знака в доменном имени возможно, только если владелец обозначения дал на это согласие.

            Проверка домена на уникальность

            Чтобы зарегистрировать название сайта, достаточно проверить, свободен ли домен. Но такая проверка не дает представления о том, есть ли схожие фирменные наименования или знаки.

            Проверить домен на уникальность можно через сервис, который охватывает все возможные источники: списки свободных доменов, базы товарных знаков и фирменных наименований.

            Регистрация домена как товарного знака: что учесть

            Для регистрации домена как знака подается заявление в Роспатент.

            До регистрации надо учесть, что:

            • главное для регистрируемого обозначения – уникальность;
            • защита будет действовать в тех сферах бизнеса, которые соответствуют указанным в заявке классам товаров и услуг (значит, что на такую же торговую марку реально получить свидетельство, если регистрировать в другом классе);
            • за процедуру требуется пошлина – ее размер зависит от количества классов по международной классификации товаров и услуг.
            В среднем на регистрацию обозначения уходит 1 год
            Есть пять основных этапов регистрации товарного знака:

            1. Проверка уникальности, подготовка документов для подачи заявки: заявление, квитанции об оплате пошлины, описание обозначения, список товаров и услуг, которые будут продвигаться под знаком.
            2. Оплата госпошлины. Есть четыре вида оплаты: за регистрацию заявки, экспертизу, регистрацию в реестре и выдачу свидетельства. Минимальная сумма – 33 тысячи рублей. Если классов МКТУ от пяти и больше, то за каждый идет доплата.
            3. Подача документов. Заявку можно отправить через Госуслуги или сайт Роспатента. После поступления документов в ведомство обозначение получает приоритет. Например, если другой предприниматель попытается после этого зарегистрировать такой же знак, Роспатент отклонит заявку. Даже если торговую марку еще не внесли в реестр.
            4. Два этапа экспертизы: проверка документов и непосредственно проверка знака на уникальность и соответствие требованиям законов РФ. В процессе у Роспатента могут возникнуть вопросы к заявителю – на них надо оперативно отвечать.
            5. Внесение в реестр. Если эксперты Роспатента одобрили товарный знак, то обозначение вносят в госреестр. Предпринимателю выдают свидетельство.
            Регистрация товарного знака с гарантиями
            Защитите свой бренд с одним из лидеров IP-рынка
            Зарегистрируем знак или вернем деньги
            Поверенные с опытом работы в Роспатенте
            Скидка на пошлины 30% (от 10 000 рублей)

            Кто может подать заявку на регистрацию товарного знака

            Зарегистрировать товарный знак разрешается ИП или юрлицам. Но в 2020 году премьер-министр Михаил Мишустин предложил поправки в законодательство для улучшения делового климата в сфере интеллектуальной собственности. Есть вероятность, что физлицам и самозанятым к 2023 году разрешат регистрировать знаки.

            Но пока такая возможность есть только у предпринимателей. Они могут самостоятельно подать заявку через Госуслуги, либо обратиться в патентное бюро или к патентному поверенному. Это аккредитованный Роспатентом специалист, который работает с разными типами интеллектуальной собственности. В бюро обычно работает несколько патентных поверенных, которые могут помочь с товарным знаком.

            Домен как словесный товарный знак

            Товарный знак бывает словесным, изобразительным, звуковым, в виде запаха, цвета и пр. Логично зарегистрировать домен как словесный товарный знак. Но полностью адрес сайта зарегистрировать нельзя: части .ru, .рф, .com – неохраняемые элементы.

            Поэтому, например, в товарном знаке «verba.ru» охраняемой будет только часть «verba». Зато конкуренты не будут иметь права на домены verba.com, verba.net и др.
            «В 2021 году не смогли зарегистрировать товарные знаки почти 30% заявителей. Этот показатель растет каждый год. Наиболее частые причины отказа: знак не уникален, то есть схож до степени смешения с уже зарегистрированными названиями.»
            Арина Ворожевич, д.ю.н., партнер «Гардиума», преподаватель МГУ

            Почему Роспатент отказывает в регистрации

            В 2021 году не смогли зарегистрировать товарные знаки почти 30% заявителей. Этот показатель растет каждый год.

            Поэтому до подачи заявления надо проверить домен на возможность регистрации самостоятельно или привлечь патентных поверенных.

            Предпринимателю откажут в регистрации обозначения, если:

            1. Обозначение похоже на товарный знак с ранним приоритетом, то есть торговая марка уже зарегистрирована или конкурент начал процедуру регистрации. Нельзя, чтобы обозначение даже напоминало другие знаки. Условно, компания «Любимово», производящая сухие завтраки и печенье, не может получить свидетельство, потому что есть ТМ «Любятово».
            2. У обозначения нет различительных черт. Например, описательное название «Хороший ресторан» для заведения общепита зарегистрировать невозможно.
            3. Обозначение не соответствует другим требованиям законодательства. Основания для отказа перечислены в статье 1483 ГК РФ, среди них: введение покупателей в заблуждение, противоречие интересам общества и пр.

            После отказа предприниматель может подать заявление в Палату по патентным спорам, чтобы попытаться оспорить решение экспертизы Роспатента.
              Получить консультацию по регистрации знака
              Защитите свой бренд с одним из лидеров IP-рынка
              Зарегистрируем знак или вернем деньги
              Поверенные с опытом работы в Роспатенте
              Скидка на пошлины 30% (от 10 000 рублей)
              Иными словами, просто взять и зарегистрировать знак с первого раза у предпринимателя вряд ли получится. Лучше не рисковать деньгами и временем, а обратиться в патентное бюро. А после регистрации использование товарного знака в доменном имени не несет никаких рисков – закон будет на стороне владельца обозначения.

                Как заработать на домене и товарном знаке

                Доменное имя и товарный знак – не просто способ привлечь клиентов и выделиться среди конкурентов. Это и определенные риски – можно лишиться доменного имени и даже заплатить штраф, если не зарегистрировать его в Роспатенте.

                Но с другой стороны, это возможность заработать: для этого надо оформить свидетельство Роспатента и поставить домен на баланс как нематериальный актив.

                Перед этим следует провести оценку торговой марки. Чаще всего ее оценивают по тому, сколько компания потратила на регистрацию: суммируют пошлины и траты на услуги консалтинга. В среднем, номинальная стоимость обозначения – от 30 до 100 тысяч рублей.

                Но рыночная стоимость знака может быть оказаться выше. Например, один из самых дорогих брендов в мире – Google. Он оценивается в $44 294 млрд.

                Компании выгодно оценить знак по рыночной стоимости. Благодаря этому можно:

                • увеличить капитализацию;
                • повысить инвестиционную привлекательность;
                • обосновать стоимость сделки при продаже сайта или магазина;
                • подтвердить сумму выплат при запуске собственной франшизы;
                • взыскать реальный ущерб в судебных спорах;
                • взять кредит под выгодные условия за счет увеличения капитализации или оформить кредит под залог интеллектуальной собственности.

                Правильная оценка товарного знака увеличит объем чистых активов. Поэтому пренебрегать регистрацией домена как товарного знака не стоит – это защитит бизнес и откроет возможности для роста.

                  Полезные статьи

                  Пошаговые описания регистрации в Роспатенте от поверенных и юристов по интеллектуальному праву
                  Как зарегистрировать ПО в Роспатенте и внести в реестр Минкомсвязи
                  Как зарегистрировать название в и получить патент на логотип
                  Поверенные с 10-летним опытом работы в ФИПС делятся хайфхаками патентования
                  Материал подготовлен и предоставлен компанией «Гардиум»