Гайд по регистрации домена как товарного знака: зачем нужно и с чего начать

Доменные войны могут коснуться любого предпринимателя, у которого есть сайт. Можно ли защитить бизнес от мошенников и конкурентов – разбираемся в статье.

Ежемесячно в зоне .ru регистрируется почти 80 тысяч доменов. Мошенники специально занимают домены, схожие с известными брендами. Делают они это либо чтобы выгодно продать адрес сайта, либо чтобы продавать контрафакт. Годовой оборот рынка нелегальных люксовых товаров достиг 280 млрд рублей, отмечает газета «Коммерсантъ». Отчасти это связано с тем, что зарегистрировать похожий домен быстро и легко.

Другой сценарий – на владельца домена может подать в суд патентный тролль. Это мошенник, который регистрирует похожий на домен товарный знак и затем пытается у предпринимателя отобрать право на адрес сайта через суд.

Все эти риски можно снизить, если грамотно подойти к регистрации домена и защитить свою интеллектуальную собственность.

Домен – набор символов, который нужен для адресации сайтов – проще говоря, название сайта. По своему назначению похож на товарный знак – по сути, это слово или сочетание слов, обозначающее компанию.

Товарный знак – зарегистрированный в государственном реестре объект интеллектуальной собственности. Может быть в виде слова, набора символов, слогана, цвета, формы и т. д.

Как соотносятся доменное имя и товарный знак? Оба отличают одну компанию от другой, но есть существенная разница между ними:

1. Домен не признан объектом интеллектуальной собственности в отличие от знака.
2. Быть владельцем товарного знака могут только юрлица и ИП, а вот домен может получить любой человек.
3. Для домена достаточно убедиться, что он свободен. А регистрация товарного знака – многоступенчатый, более дорогой и долгий процесс.

Домен можно зарегистрировать как товарный знак – тогда название сайта становится защищенным объектом интеллектуальной собственности.

Проверьте, можно ли зарегистрировать ваш домен как товарный знак.

Представим ситуацию: предприниматель получил свидетельство на товарный знак и теперь хочет зарегистрировать доменное имя как название компании. Но оно занято конкурентом или какой-то непонятной фирмой. Что делать?

Есть два варианта: попробовать выкупить домен у владельца или отсудить его. С выкупом вариант спорный – держатель доменного имени может выставить слишком высокую цену. А если это конкурент, он и вовсе откажется передавать адрес сайта. Или владелец может оказаться киберсквоттером, человеком который специально регистрирует домены, чтобы потом продавать его заинтересованным компаниям за крупную сумму.

Тогда остается суд. Выиграть доменный спор в суде можно, если у предпринимателя есть аналогичный или похожий на домен товарный знак.

Похожая ситуация произошла с индивидуальным предпринимателем, который был контрагентом компании КАМАЗ.

Как быть, если сложилась обратная ситуация: вы много лет владеете доменом. Но какая-то компания регистрирует похожий товарный знак и подает в суд, чтобы отобрать право на название сайта.

Совет – готовиться к судебным тяжбам. Стратегия зависит от обстоятельств. Например, можно попытаться оспорить регистрацию знака, либо попробовать отстоять право на домен, если фирменное наименование зарегистрировано раньше.

И еще один пример из практики.

Поэтому домен, за которым есть свидетельство товарного знака, – это гарантия безопасности бизнеса и защита от конкурентов.

1. Свободное использование товарного знака в доменном имени без боязни получить претензию от конкурентов.
2. Доменное имя после регистрации будет охраняться как интеллектуальная собственность. Поэтому конкурирующим компаниям можно запретить использовать сайты с похожими доменами.
3. Можно заблокировать контекстную рекламу страниц конкурентов.
4. С конкурентов можно в суде взыскать компенсацию за незаконное использование обозначения.

Но даже если получать свидетельство желания нет, все равно надо проверить домен на уникальность. Предприниматель должен быть уверен, что ничьи права не будут нарушены. Использование товарного знака в доменном имени возможно, только если владелец обозначения дал на это согласие.

Чтобы зарегистрировать название сайта, достаточно проверить, свободен ли домен. Но такая проверка не дает представления о том, есть ли схожие фирменные наименования или знаки.

Проверить домен на уникальность можно через сервис, который охватывает все возможные источники: списки свободных доменов, базы товарных знаков и фирменных наименований.

Для регистрации домена как знака подается заявление в Роспатент.

До регистрации надо учесть, что:

• главное для регистрируемого обозначения – уникальность;
• защита будет действовать в тех сферах бизнеса, которые соответствуют указанным в заявке классам товаров и услуг (значит, что на такую же торговую марку реально получить свидетельство, если регистрировать в другом классе);
• за процедуру требуется пошлина – ее размер зависит от количества классов по международной классификации товаров и услуг.

Есть пять основных этапов регистрации товарного знака:

1. Проверка уникальности, подготовка документов для подачи заявки: заявление, квитанции об оплате пошлины, описание обозначения, список товаров и услуг, которые будут продвигаться под знаком.
2. Оплата госпошлины. Есть четыре вида оплаты: за регистрацию заявки, экспертизу, регистрацию в реестре и выдачу свидетельства. Минимальная сумма – 33 тысячи рублей. Если классов МКТУ от пяти и больше, то за каждый идет доплата.
3. Подача документов. Заявку можно отправить через Госуслуги или сайт Роспатента. После поступления документов в ведомство обозначение получает приоритет. Например, если другой предприниматель попытается после этого зарегистрировать такой же знак, Роспатент отклонит заявку. Даже если торговую марку еще не внесли в реестр.
4. Два этапа экспертизы: проверка документов и непосредственно проверка знака на уникальность и соответствие требованиям законов РФ. В процессе у Роспатента могут возникнуть вопросы к заявителю – на них надо оперативно отвечать.
5. Внесение в реестр. Если эксперты Роспатента одобрили товарный знак, то обозначение вносят в госреестр. Предпринимателю выдают свидетельство.

Зарегистрировать товарный знак разрешается ИП или юрлицам. Но в 2020 году премьер-министр Михаил Мишустин предложил поправки в законодательство для улучшения делового климата в сфере интеллектуальной собственности. Есть вероятность, что физлицам и самозанятым к 2023 году разрешат регистрировать знаки.

Но пока такая возможность есть только у предпринимателей. Они могут самостоятельно подать заявку через Госуслуги, либо обратиться в патентное бюро или к патентному поверенному. Это аккредитованный Роспатентом специалист, который работает с разными типами интеллектуальной собственности. В бюро обычно работает несколько патентных поверенных, которые могут помочь с товарным знаком.

Товарный знак бывает словесным, изобразительным, звуковым, в виде запаха, цвета и пр. Логично зарегистрировать домен как словесный товарный знак. Но полностью адрес сайта зарегистрировать нельзя: части .ru, .рф, .com – неохраняемые элементы.

Поэтому, например, в товарном знаке «verba.ru» охраняемой будет только часть «verba». Зато конкуренты не будут иметь права на домены verba.com, verba.net и др.

В 2021 году не смогли зарегистрировать товарные знаки почти 30% заявителей. Этот показатель растет каждый год.

Поэтому до подачи заявления надо проверить домен на возможность регистрации самостоятельно или привлечь патентных поверенных.

Предпринимателю откажут в регистрации обозначения, если:

1. Обозначение похоже на товарный знак с ранним приоритетом, то есть торговая марка уже зарегистрирована или конкурент начал процедуру регистрации. Нельзя, чтобы обозначение даже напоминало другие знаки. Условно, компания «Любимово», производящая сухие завтраки и печенье, не может получить свидетельство, потому что есть ТМ «Любятово».
2. У обозначения нет различительных черт. Например, описательное название «Хороший ресторан» для заведения общепита зарегистрировать невозможно.
3. Обозначение не соответствует другим требованиям законодательства. Основания для отказа перечислены в статье 1483 ГК РФ, среди них: введение покупателей в заблуждение, противоречие интересам общества и пр.

После отказа предприниматель может подать заявление в Палату по патентным спорам, чтобы попытаться оспорить решение экспертизы Роспатента.

Иными словами, просто взять и зарегистрировать знак с первого раза у предпринимателя вряд ли получится. Лучше не рисковать деньгами и временем, а обратиться в патентное бюро. А после регистрации использование товарного знака в доменном имени не несет никаких рисков – закон будет на стороне владельца обозначения.

Доменное имя и товарный знак – не просто способ привлечь клиентов и выделиться среди конкурентов. Это и определенные риски – можно лишиться доменного имени и даже заплатить штраф, если не зарегистрировать его в Роспатенте.

Но с другой стороны, это возможность заработать: для этого надо оформить свидетельство Роспатента и поставить домен на баланс как нематериальный актив.

Перед этим следует провести оценку торговой марки. Чаще всего ее оценивают по тому, сколько компания потратила на регистрацию: суммируют пошлины и траты на услуги консалтинга. В среднем, номинальная стоимость обозначения – от 30 до 100 тысяч рублей.

Но рыночная стоимость знака может быть оказаться выше. Например, один из самых дорогих брендов в мире – Google. Он оценивается в $44 294 млрд.

Компании выгодно оценить знак по рыночной стоимости. Благодаря этому можно:

• увеличить капитализацию;
• повысить инвестиционную привлекательность;
• обосновать стоимость сделки при продаже сайта или магазина;
• подтвердить сумму выплат при запуске собственной франшизы;
• взыскать реальный ущерб в судебных спорах;
• взять кредит под выгодные условия за счет увеличения капитализации или оформить кредит под залог интеллектуальной собственности.

Правильная оценка товарного знака увеличит объем чистых активов. Поэтому пренебрегать регистрацией домена как товарного знака не стоит – это защитит бизнес и откроет возможности для роста.

Материал подготовлен и предоставлен компанией «Гардиум»