Онлайн-доступ в Роспатент для клиентов банка «Открытие»
СКОРО
Перейти в личный кабинет

Как защитить бренд за пределами России: регистрация за рубежом

Российская регистрация бренда не защищает его за границей. Планируете выходить на зарубежный рынок — получите международную охрану или охрану в конкретной стране. Только так можно обезопасить бизнес от претензий местных компаний и госорганов, а также от расходов на судебные издержки и выплаты компенсаций. А если ваши права будут нарушать — получить защиту в зарубежном суде.
Главная / Блог / Как защитить бренд за пределами России: регистрация в иностранных юрисдикциях
КЛИЕНТ БАНКА ОТКРЫТИЕ?
подайте заявку онлайн
30%
скидка на пошлины
РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА
ОНЛАЙН
онлайн-доступ в Роспатент
24/7
личный кабинет для связи
Ирина Резникова
старший партнер «Гардиума», патентный поверенный по товарным знакам №1947. 20 лет опыта в судебной защите интеллектуальных прав

Какие есть варианты зарубежной регистрации бренда

В иностранных государствах или их объединении, как и в РФ, регистрирует товарные знаки патентное ведомство — специальная национальная или международная организация. Получить правовую охрану бренда в большинстве случаев можно несколькими способами. Выбор предопределяют те страны, где нужна регистрация, их количество и действующие там правила защиты интеллектуальной собственности. Обязательно учитывают затраты и просчитывают перспективы получения регистрационного свидетельства в рамках того или иного варианта.
Доступные возможности:
  1. Международная регистрация бренда — даёт комплексную правовую охрану, действующую на территории нескольких стран или их объединения.
  2. Национальная регистрация бренда — обеспечивает защиту в конкретном государстве.
  3. Комбинированная регистрация — бывает необходима, когда компания одновременно выходит на множество рынков и международную охрану надо дополнить национальной.
Два механизма международной регистрации:
  • режим «одного окна» — один регистрирующий орган, через который подают документы и получают одобрение в конкретных странах (пример — Мадридская система);
  • одна регистрация с правовой охраной в определённой группе стран (пример — Евросоюз).
По отдельности регистрировать бренд в множестве стран — долго и дорого, поэтому получение международной правовой охраны — приоритетный выбор. Но он не всегда возможен, или его приходится дополнять национальной регистрацией. Например, Саудовская Аравия не входит в Мадридскую систему, поэтому, если планировать выход на этот рынок, нужно регистрировать бренд по местным правилам. При этом, выходя на другие рынки, например, Евросоюза, получают ещё и международную охрану.

Для международной регистрации знака надо выбрать механизм. Выбор не всегда очевиден, и универсального механизма нет.
Надо учесть:
  1. В каких государствах нужна правовая охрана, их количество.
  2. Какие правила регистрации действуют в каждой стране (объединении стран).
  3. Каковы перспективы регистрации в рамках того или иного механизма.
  4. Сколько по времени займет регистрация.
  5. Сколько составят затраты.
Анализ и оценку делают по каждому механизму, выбирая в итоге тот, который решит поставленную задачу, будет оптимален по срокам и затратам. Все правила регистрации знают только профильные юристы или патентные поверенные, и только они могут корректно оценить перспективы. Есть сомнения, неуверенность в собственных силах — лучше не рисковать и поручить работу по регистрации товарного знака специалистам.

Международная Мадридская система (Мадридское соглашение)

Этот вариант основной, и его рассматривают первоочередно. Регистрация товарного знака по Мадридской системе (далее — МС) даёт международную правовую охрану. Её получают в конкретной либо в нескольких странах, которые присоединились к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков.

Что представляет собой МС:

  1. Система охватывает больше 190 стран объединений, включая ЕС, Бенилюкс, СНГ, США, Канаду, Великобританию, Бразилию, Кубу, Индию, Турцию, Иран, Японию, Китай и др. Постепенно к МС присоединяются другие государства. Например, в 2021 году участником системы стали ОАЭ.
  2. Зарегистрировать бренд можно в любой входящей в МС стране.
  3. Документы направляют в национальное ведомство (в России — Роспатент), оно переадресует их во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС, англ. WIPO), а ВОИС — в государства, где запрошена регистрация.
  4. Единого регистрационного свидетельства нет, в каждом государстве выдают свой — после экспертизы и одобрения заявки.
Сроки регистрации почти двукратно превышают национальные процедуры. К примеру, в Штатах регистрация по МС займет около полутора лет.
В затраты входят:

  1. Национальная пошлина за прием и пересылку документов в ВОИС. В России (Роспатент) — 4900 рублей за 3 класса МКТУ, и за каждый дополнительный — 400 рублей.
  2. Стандартные пошлины МС — 653 швейцарских франка (ч/б знак) или 903 франка (цветной) за 3 класса МКТУ и одно государство, за каждый дополнительный класс и дополнительную страну — 100 франков. В расчете затрат поможет калькулятор пошлин ВОИС.
  3. Национальная пошлина страны (объединения), где запрошена охрана. Размеры отличаются по механизму формирования пошлины и сумме, но известны заранее. Например, пошлина в Турции составит 90 франков — за первый класс МКТУ, 25 — за второй, 29 франков — за каждый дополнительный. Но, например, в Евросоюзе пошлины другие, существенно выше: 789, 48 и 144 франков соответственно за первый, второй и каждый дополнительный классы.
  4. Отдельные сборы, включая за нарушения, — согласно правилам Мадридской системы.
  5. Оплата услуг юристов или поверенных.
В РФ прием и переадресация документов в ВОИС возможны, только если знак уже получил свидетельство в Роспатенте. Если нет — нужно пройти процедуру или выбрать другой механизм зарубежной регистрации бренда, минуя Роспатент. Аналогичное условие возможно и в других государствах. Тем самым на стадии обращения в национальное ведомство и перенаправления документации в ВОИС могут действовать местные правила.

В Мадридской процедуре есть упрощенный порядок, когда документы разрешено подать прямо в ВОИС — чтобы расширить перечень стран, где действует охрана. Но для этого надо, чтобы товарный знак уже был зарегистрирован в любом государстве по правилам МС. Упрощенная процедура экономит время и сокращает пошлины. Не придётся платить госпошлину за услуги Роспатента, а сумма базовой пошлины ВОИС составит 300 франков. Сокращение сроков — следствие отсутствия национальной организации на первом регистрационном этапе в цепочке документооборота.
Регистрируем знаки за границей с 2004 года
Международная защита товарного знака
Рассчитаем бюджет с пошлинами за 20 минут
Поможем выбрать вариант регистрации
Проконсультируем по процедурам в разных странах

Регистрация знака в ЕС

В Евросоюзе есть своё агентство интеллектуальной собственности — EUIPO (Аликанте, Испания). Регистрация европейского товарного знака (EUTM) даёт десятилетнюю правовую охрану, которая действует во всех странах ЕС.

Особенности процесса:

  1. Государство не выбирают, подают одну заявку — в EUIPO. Но если даже один участник ЕС будет против, заявку не одобрят.
  2. Есть электронный формат обращения — на сайте EUIPO. Можно сэкономить 150 евро.
  3. Есть альтернатива — подать документы в EUIPO через ВОИС. Но это увеличит затраты — добавятся национальная пошлина и пошлина ВОИС.
  4. Процедура состоит из 3-месячной формальной проверки представленных документов, 2-месячного срока устранения нарушений, если они есть (возможно продление ещё на два месяца), фактической проверки по базе EUIPO и, если совпадений нет, публикации в Бюллетене товарных знаков. Если за 3 месяца не будет возражений, EUIPO зарегистрирует товарный знак и выдаст свидетельство.
  5. Срок получения свидетельства — от полугода до двух лет. Срок увеличивают ошибки, нарушения, возражения, их опротестование, продление сроков на те или иные процедуры.
Если EUIPO откажет и опротестовать решение не получится, в европейских странах можно воспользоваться национальными процедурами. В Бельгии, Нидерландах и Люксембурге доступна регистрация в BOIP, и полученное свидетельство будет действовать на всей территории Бенилюкса.

В затраты входят:

  1. Пошлины за заявку: 1000 евро — за 1-ый класс МКТУ, 50 — за 2-ой, 150 евро — за каждый дополнительный. Электронный формат обращения — 850 евро, вместо 1000.
  2. Оплата услуг юристов (патентных поверенных).
Регистрируем знаки за границей с 2004 года
Международная защита товарного знака
Рассчитаем бюджет с пошлинами за 20 минут
Поможем выбрать вариант регистрации
Проконсультируем по процедурам в разных странах

Где еще можно получить международную защиту

Помимо Евросоюза и Бенилюкса, международную защиту бренда можно получить в Африке. Здесь функционируют две организации, которые обеспечивают регистрацию обозначения сразу в нескольких африканских странах:

  1. ARIPO — работает в соответствии с Банжульским протоколом. Заявку подают в ARIPO или национальное ведомство любой страны из входящих в организацию (Мозамбик, Намибия, Зимбабве и другие). Для непосредственного взаимодействия с ARIPO понадобится местный юрист, имеющий аккредитацию, или IP-агент. Но доступен электронный формат обращения — через онлайн-сервис на сайте организации. К тому же, это даст экономию 20% на базовой пошлине, которая составляет 100 долларов. Общие затраты — базовая пошлина, 50 долларов — регистрация в одном классе, 10 долларов — за каждый последующий класс, а также услуги юриста. Можно привлечь российского поверенного — он поможет составить электронную заявку. 
  2. OAPI — работает в соответствии с Бангийским соглашением. Обратиться в OAPI с заявкой может только местный поверенный, который работает в одной из стран-участниц соглашения. Одобрение заявки дает правовую охрану на территории 17 стран, в частности ЦАР, Камеруна, Чада, Мали, Конго и др. Расходы — пошлины и услуги местного поверенного. Альтернатива обращению в OAPI — направление заявки в ВОИС.

Евразийский товарный знак

На постсоветском пространстве нет единой регистрационной системы. Доступны национальные процедуры или обращение в ВОИС.

В 2021 году вступил в силу Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза. Он предполагает действие Евразийского товарного знака. Для его регистрации понадобится заявка в патентное ведомство любого на выбор государства ЕАЭС.

Действующее Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) сейчас работает только с изобретениями и промышленными образцами. Процедура регистрации брендов не реализована, нет процедурных и технологических документов — в национальном законодательстве сторон договора не установлены конкретные действия и размер пошлин.

Сейчас регистрационную заявку направляют в национальное ведомство страны, где нужна охрана. Процедуры не сильно разнятся с российской, отличия — в сроках, затратах и некоторых процессуальных моментах. Альтернатива — заявка в ВИПО. Такой вариант может быть оправдан, если нужна охрана знака в нескольких странах СНГ. Как правило, основной критерий выбора — сумма затрат. Если дорого время, предпочтительны национальные регистрации.

Национальные процедуры

Регистрация торговой марки в конкретном государстве — альтернатива получению международной охраны или ее дополнение.

Процедура востребована в отдельных случаях, например:

  1. Недоступна Мадридская система.
  2. Страна — участник МС, но такая регистрация недоступна. Например, нельзя или не удалось зарегистрировать знак в Роспатенте.
  3. Нет возможности получить охрану знака в ЕС, в странах Бенилюкс, в объединении африканских стран, или в регистрации отказали.
  4. Нужна регистрация в конкретной стране или 2-3 странах, и это будет быстрее, дешевле, чем получение международной охраны.
Национальные процедуры в целом похожи. Подготовка и подача документов, оплата пошлин, проверка на возможность регистрации, ответы на запросы патентного ведомства, если они поступили, регистрация бренда с получением свидетельства — вот основные этапы. Но, конечно, есть местные особенности. Отличаются виды и размеры пошлин. Разнятся и сроки. Предоставлять документы можно только на национальном языке.

Если нет международного или двухстороннего соглашения с Россией, патентные ведомства зарубежных стран принимают заявки и взаимодействуют только с местными юристами или поверенными. Исключение — когда есть возможность подать электронную заявку. Но если надо будет обмениваться письмами, отвечать на запросы, опротестовывать решения, то без местного патентного поверенного вопросы не решить. Выбрать поверенного — тоже сложно, не зная местных реалий. Поэтому оптимальный вариант — привлекать российских юристов, у которых есть зарубежная партнерская сеть. В России они помогут оценить перспективы регистрации, подготовить документы, их перевод, а в стране регистрации знака — обеспечить участие местного поверенного на всех этапах регистрационной процедуры.

Вот примеры регистрации в отдельных государствах:
Страна Ведомство Сроки Стоимость Особенности процедуры
США USPTO в среднем 12 месяцев 250 долларов за 1 класс МКТУ (TEAS Plus) или 350 долларов за 1 класс (TEAS Standard). Столько же за каждый дополнительный класс.
  1. Обязательно нужен местный юрист с лицензией на юридическую практику в США.
  2. Нужна предварительная проверка по базе TESS.
  3. В заявке, помимо прочего, нужно указать основания для регистрации знака, доказать его использование в США или указать на намерение использовать и в течение 6 месяцев подать декларацию, подтвердив использование знака.
  4. Торговый знак регистрируют, если заявка признана обоснованной, нет оснований для отказа, в том числе не поступили возражения заинтересованных лиц.
О процедуре подробнее
Китай CNIPA около 18 месяцев 300 юаней — за заявку на знак, который охватывает 1 вид деятельности и 10 товаров.
За каждый новый вид деятельности — 300 юаней.
За каждый товар больше 10 — 30 юаней.
1 юань = 12-13 рублей.
  1. Заявку подают только через местное патентное бюро.
  2. Этапы процедуры похожи на российскую.
  3. Знак зарегистрируют, если он прошёл формальную экспертизу, проверку по существу и отсутствуют возражения заинтересованных лиц.
  4. Свидетельство не действует на территории Тайваня, Макао и Гонконга — здесь свои правила регистрации ТМ.
О процедуре подробнее
Германия DPMA 6-12 месяцев 300 евро за обычную заявку или 290 евро за электронную — за 3 класса МКТУ.
100 евро — за каждый последующий класс.
  1. Заявку можно подать самостоятельно: онлайн, электронно, почтой.
  2. Для регистрации логотипа нужно, чтобы товар или услуги были представлены в ФРГ.
  3. Этапы процедуры похожи на российскую, но после регистрации знака у заинтересованных лиц есть 3 месяца на возражения. Если они поступят и будут обоснованы, регистрацию аннулируют.
О процедуре подробнее
Казахстан Qazpatent 7,5-12 месяцев Прием заявки и экспертиза (ускоренная процедура):
  • 91 000 тенге — юрлица,
  • 68250 тенге — ИП,
  • 63700 тенге — физлица.
Прием заявки и предварительная экспертиза (до 3 классов МКТУ):
  • 24500 тенге — юрлица,
  • 18375 тенге — ИП,
  • 17150 тенге — физлица.
За каждый класс свыше трех:
  • 10800 тенге — юрлица,
  • 8100 тенге — ИП,
  • 7560 тенге — физлица.
Полная экспертиза (до 3 классов МКТУ):
  • 66500 тенге — юрлица,
  • 49875 тенге — ИП,
  • 46550 тенге — физлица.
За каждый класс свыше трех:
  • 14700 тенге — юрлица,
  • 11025 тенге — ИП,
  • 10290 тенге — физлица.
1 тенге = 0,2 рубля.
  1. Для организаций и граждан РФ доступна прямая регистрация.
  2. Требования, условия и процедура похожи на российские.
  3. Предварительная регистрация в Роспатенте не нужна.
  4. Проверить возможность регистрации можно по реестрам
О процедуре подробнее
Индия CGPDTM 6-12 месяцев Для физлиц и малого бизнеса — 5000 рупий, электронная заявка — 4500.
Для остальных лиц — 1000 рупий за каждый знак и класс МКТУ, электронная заявка — 9000 рупий за каждый знак и класс МКТУ.
1 рупия = 1,1 рубля.
  1. Заявку может подать любое лицо — электронно или почтой.
  2. Нужно подтвердить использование знака в Индии или его уникальность.
  3. После экспертизы заявки и ее одобрения сведения публикуют в журнале и бюллетене реестра торговых марок. Заинтересованные лица в течение 4 месяцев могут подать возражения.
  4. Если поступили возражения заявителю дают 2 месяца для представления ответа. Отсутствие ответа или его признание недостаточным для опровержения возражений — знак не зарегистрируют.
  5. Альтернатива национальной регистрации — мадридская система.
ОАЭ Департамент по товарным знакам в среднем 12 месяцев 750 дирхамов — за подачу заявки.
750 дирхамов — за публикацию в бюллетене Минэкономики.
750 дирхамов — за публикацию в газетах.
5000 дирхамов — за регистрацию.
1 дирхам = 25 рублей.
  1. Обязательно участие местного юриста. Исключение — физлица, которые владеют ТМ и проживают в ОАЭ.
  2. Доступна электронная подача документов — этот способ считается приоритетным.
  3. Основные документы — заявка, изображение знака, копии учредительных документов (для юрлиц) и документов, подтверждающих право на ведение бизнеса в ОАЭ.
  4. Проверка возможности регистрации должна учитывать местные культурные и религиозные особенности.
  5. Проверка заявки включает формальную экспертизу и экспертизу по существу, далее следует несколько публикаций — в Бюллетене Минэкономики и двух местных газетах. В течение 30 дней заинтересованные лица могут подать возражения.
  6. Знак зарегистрируют, если нет возражений или ответ заявителя на них признан убедительным.
  7. Регистрация — внесение сведений в реестр и выдача свидетельства.
  8. В конце декабря 2021 года ОАЭ присоединились к Мадридскому соглашению — можно использовать эту систему.

Почему нельзя выходить на зарубежные рынки без международной регистрации товарного знака

В условиях санкций выйти на зарубежные рынки непросто. И если бренд не получит правовую охрану, крайне высок риск столкнуться с претензиями и судебными процессами. При этом судиться придется на чужой территории и, вполне возможно, очень долго, как, например, в деле о водочных брендах Stolichnaya и Moskovskaya. Даже оплата услуг юристов обходится дорого, и не каждой компании будут по силам такие расходы. Нельзя забывать и о том, что за рубежом правовая культура, особенно в экономически развитых странах, хорошо развита — там умеют защищать права, судиться с конкурентами и активно это делают.
Регистрация торговой марки за рубежом — это не только защита, но и возможности:

  1. Отстаивать свои права в судах и получать компенсацию с местных нарушителей.
  2. Открывать за рубежом франшизу.
  3. Увеличивать прибыль и стоимость активов за счет бренда. Например, нематериальные активы APPLE — это 90% капитализации компании.
Правильно — рассматривать бренд как актив, а его регистрацию и получение правовой охраны — как способ защиты активов.

Можно ли самим зарегистрировать товарный знак за рубежом

Самостоятельная регистрация бренда за рубежом оправдана, когда в штате есть юристы, профиль которых — защита интеллектуальной собственности. Но если нужен местный юрист или патентный поверенный, собственные юристы не помогут. Даже российские юридические компании, которые занимаются профильной деятельностью, не всегда могут обеспечить регистрацию за рубежом. Многие работают в рамках мадридской системы, но обеспечить представительство за рубежом способны не все. Здесь нужна развитая зарубежная партнерская сеть, а это годы работы, формирования репутации и налаживания нужных связей с иностранными коллегами.

Юристы и патентные поверенные «Гардиум» проконсультируют, помогут выбрать вариант регистрации бренда за рубежом и, благодаря развитой партнерской сети, обеспечат получение правовой охраны за границей — работаем в 125 странах. А ещё помогут подготовить документы и получить субсидию на международную регистрацию товарного знака — для компенсации расходов.

Полезные статьи

Пошаговые описания регистрации в Роспатенте от поверенных и юристов по интеллектуальному праву
Все что нужно знать о процедуре регистрации товарного знака в Роспатенте
Как зарегистрировать название в и получить патент на логотип
Как защитить доменное имя и обезопасить себя от киберсвоттеров
Материал подготовлен и предоставлен компанией «Гардиум»